Договор о передаче прав на интеллектуальную собственность

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор о передаче прав на интеллектуальную собственность». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Отчуждение исключительного права может происходить в период действия лицензионных договоров, при этом интересы временных пользователей объекта интеллектуальной собственности защищены законом. Лицензионные договоры сохраняют свое действие на весь срок, оговоренный сторонами, а их досрочное расторжение допускается только при существенном нарушении условий.

Понятие договора об отчуждении исключительных прав

Гражданское законодательство дает определение рассматриваемого договора путем перечисления его основных признаков в статье 1234 ГК РФ.

1. По данному соглашению передаются исключительные правомочия на результаты интеллектуального труда/деятельности (сокращенно — РИД) и средства индивидуализации (сокращенно — СИ) предпринимателей.
2. Права может передать только их правообладатель.
3. Исключительные права передаются в полном объеме и навсегда. Другими словами, после заключения сделки приобретатель становится новым обладателем исключительных правомочий на интеллектуальную собственность и может распоряжаться ими так, как посчитает нужным.

Последний признак отличает рассматриваемую правовую конструкцию от лицензионного договора, который подразумевает частичную передачу прав на объекты интеллектуальной собственности. В лицензионном договоре оговаривается, в каких пределах приобретателю (лицензиату) можно использовать результаты интеллектуального труда или средства индивидуализации. Ограничения могут касаться не только объема правомочий, но и географии, периода использования исключительного права и др.

Важно!

Если в тексте договора об отчуждении ИП будут прописаны какие-то ограничения на использование передаваемых прав, соглашение рискует быть переквалифицированным в лицензионный договор. При рассмотрении спора суд будет руководствоваться теми нормами гражданского законодательства, которые соответствуют фактическим отношениям между сторонами.

Проблемы, с которыми можно столкнуться при заключении соглашения на отчуждение исключительных прав

При заключении сделки, связанной с распоряжением правами на объекты интеллектуальной собственности, важно уделить внимание не только составлению договора, но также внимательно проверить:

• состояние интеллектуальной собственности;
• наличие полномочий правообладателя у контрагента.

Объект интеллектуальной собственности может быть обременен залогом, имущественные права на него могут быть переданы по лицензионному соглашению третьим лицам. Эти моменты не мешают передаче прав приобретателю, но могут ограничить или даже блокировать его возможности пользоваться приобретаемыми права на результат интеллектуального труда или средство индивидуализации.

Что касается контрагента-правообладателя, то важно убедиться, что лицо, которое подписывает соглашение, обладает необходимыми полномочиями для распоряжения объектом сделки. Например, в организациях не все должностные лица или органы управления имеют право единолично принимать решение об отчуждении собственности юрлица. Еще одна ситуация — наличие у патента несколько правообладателей, которые должны согласовать сделку по отчуждению исключительного права единогласно.

Важно!

Если окажется, что

• правообладатель не мог распоряжаться ОИС единолично, но сделал это,
• приобретатель ИП, не зная деталей, начал использовать ОИС в своих интересах,

то реальный обладатель может подать в суд иск об устранении нарушений его прав в виде неправомерного использования ОИС. А также взыскать убытки или потребовать крупную материальную компенсацию.

Отчуждение права интеллектуальной собственности

Эта конструкция урегулирована статьей 1234 ГК РФ. В целом условия схожи с условиями лицензионного договора, но есть существенное отличие: здесь права всегда передаются, во-первых, в полном объеме, а во-вторых, правообладатель одновременно с этим утрачивает их. Конечно, в рамках лицензионных договоров существует такое понятие, как исключительная лицензия, по которой могут быть переданы права в полной мере (см. ст. 1236 ГК РФ), однако второй признак (полная отчуждаемость) ни в каких случаях не характерен для лицензионных договоров.

Таким образом, при лицензионном договоре за лицензиаром сохраняются права (например, патентообладатель может как сам распоряжаться своим изобретением, так и позволить иным лицам, заключившим договор, использовать его).

При договоре об отчуждении права в полном объеме переходят окончательно переходят к другому лицу. Довольно часто этот способ применяется, например, при передаче прав на товарный знак и знак обслуживания.

Зачем необходимо оформлять передачу исключительных прав

Приобретение и/или использование чужих объектов ИС без договора – типичная ошибка многих предпринимателей. Чаще всего, бизнесмены, заказывая разработку логотипа, написание текстов, создание программ полагают, что такой заказ сам по себе подразумевает возникновение у них прав на созданный объект. От правильного оформления передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности зависит возможность их использования и законной защиты интересов правообладателей. Отсутствие и некорректное оформление договоров, либо выбор неверного типа договора для передачи исключительных прав может привести к финансовым потерям, а иногда и утрате возможности воспользоваться своими исключительными правами или объектом ИС.

Риски приобретения или использования объектов ИС без договора:

• Риск утраты объектов ИС. Если договор не был оформлен, то формальным правообладателем объекта остается автор. И именно его права будет защищать закон. Даже документально подтвержденный факт передачи объекта без договора (электронная переписка, передача исходных разработок и т.д.) не являются основанием для передачи исключительных прав. Авторы могут запретить использование объекта, даже если за него была произведена оплата.
• Вашими объектами могут безнаказанно пользоваться третьи лица. Авторы и предыдущие правообладатели могут продолжать пользоваться ИС, как лично, так и продавать/передавать их еще кому-нибудь без вашего ведома и согласия, в том числе вашим конкурентам. Запретить такую передачу не получится.
• Привлечение вас к ответственности за незаконное использование. Договор является единственным доказательством вашего правомочного использования объектов ИС. Без него вы становитесь недобросовестным пользователем. С вас могут повторно взыскать оплату исключительного права либо привлечь к ответственности и взыскать через суд материальную компенсацию, максимальный размер которой установлен в ст. 1301 ГК РФ – 5 млрд. Рублей.

На кого рассчитаны наши услуги

За помощью в сфере прав на интеллектуальную собственность к нам обращаются как компании мелкого и среднего бизнеса, у которых нет штатного юриста, так и крупные корпорации, а также частные лица. Интеллектуальное право – очень специфическая сфера, которая требует узкопрофильных знаний и релевантного опыта. Мы можем быть вам полезны если:

• Вы являетесь автором или правообладателем и вам необходимо оформить передачу исключительных прав;
• Возникла необходимость приобрести права на объекты недвижимости;
• Требуется оценка прав на ИС;
• Хотите оформить франшизу;
• Планируете запустить разработку в доступ на основании лицензии;
• В других случая.

Перечень документов и порядок действий для регистрации соглашения о передаче прав

Для регистрации соглашения о передаче прав следует:

• составить лицензионное соглашение об уступке товарного знака;
• подготовить заявление о регистрации лицензионного соглашения об уступке товарного знака и перечень необходимых документов;
• направить в Патентное ведомство лицензионное соглашение об уступке и заявление о регистрации лицензионного соглашения;
• при необходимости отвечать на вопросы Патентного ведомства по существу переданных на регистрацию документов.

Соглашения, касающиеся интеллектуальной собственности, относятся к наиболее сложным гражданско-правовым договорам. Объектами таких соглашений являются:

• сама интеллектуальная собственность;
• интеллектуальные права;
• исключительные права.

Кроме соглашений о передаче прав на интеллектуальную собственность, существуют соглашения из этой же сферы не на отчуждение, а на использование интеллектуальной собственности. Все виды соглашений, касающихся распоряжения интеллектуальными правами, можно посмотреть на тематических сайтах. Подготовку документов и регистрацию соглашений правильнее будет поручить специалистам.

Отчуждение исключительного права

Отчуждение исключительного права — это переход всего права по письменному договору от правообладателя к правопреемнику на установлен -ных ими условиях.

Многие страны признают отчуждение исключительных прав, т. е. законодательство дает возможность автору или иному правообладателю пол ностью уступить исключительное право другому лицу, которое становится владельцем права интеллектуальной собственности.

В других же странах отчуждение исключительных прав не предусмотрено законодательством, однако фактически тот же самый результат может быть достигнут передачей исключительных прав с помощью лицензионного договора.

Международное бюро ВОИС в этой связи разъясняет, что если срок действия договора равен всему сроку действия исключительного права и договор охватывает все исключительное право, статус правопреемника по отношению к третьим лицам практически такой же, как и статус первичного владельца исключительного права.

Отчуждение исключительного права, как правило, оформляется не лицензионным договором, а договором отчуждения исключительного права или договором уступки исключительного права.

Отчуждение может быть как возмездным, так и безвозмездным, например дарение.

Отчуждение осуществляется главным образом по воле собственника на основе договора, заключаемого с приобретателем исключительного права.

Впоследствии правопреемники могут уступить или передать исключительное право иным лицам, если это допускают условия договора с обладателем первичного права.

Существуют случаи нетрадиционной уступки исключительного права.

Во-первых, исключительное право на объект интеллектуальной собственности может быть уступлено правообладателем обществу, т.е. передано в общественное достояние до истечения срока действия исключительного права.

Во-вторых, государство с согласия автора может выкупить исключительное право на объект интеллектуальной собственности с его переходом в общественное достояние.

Это позволит сделать объект доступным гораздо большему числу лиц для образовательных, культурных и исследовательских целей.

В результате государство может оказать реальную поддержку авторам и содействовать сохранению интеллектуального потенциала страны.

Необходимость выкупа произведений и передачи их в общественное достояние неоднократно высказывалась ранее.

Например, в докладе комиссии Санкт-Петербургского литературного общества прямо говорилось, что «надо принять серьезные меры к тому, чтобы великие сокровища духа, таящиеся в сочинениях великих писателей наших, стали национальным достоянием.

Тут не следовало бы даже останавливаться перед крупными расходами.

Почему бы нации не стать, например, на место [издателя] Глазунова и не предложить Тургеневу те 50 000 рублей, за которые писатель продал свое авторское право? Тогда бы сочинения Тургенева стоили не 15 руб., а каких-нибудь 2—3 руб.

Ассигнуются же огромные суммы на поднятие эстетического уровня народа путем приобретения знаменитых картин».

Возможность добровольного выкупа исключительного права у автора не имеет никакого отношения к принудительному отчуждению авторского права, которое существовало в СССР, — «авторское право на издание, публичное исполнение и иное использование произведения может быть принудительно выкуплено государством у автора».

В-третьих, при продаже оригинала произведения (картины, скульптуры, иного объекта изобразительного и прикладного искусства) автор уступает некоторые исключительные права на это произведение, в частности право на публичный показ оригинала или экземпляра произведения для его рекламы и возможной перепродажи.

Право на показ означает и ограниченное право на воспроизведение произведения.

Как уже отмечалось, за автором сохраняются право следования и право доступа.

Какими способами могут передаваться права

Согласно ГК РФ, есть несколько вариантов вероятного отчуждения прав. К ним относятся следующие.

1. Лицензионный договор. Один человек либо группа лиц получают право, которым могут пользоваться в течение ограниченного периода времени. Соглашение может включать в себя условия по территориальным ограничениям, оплате и т. д.
2. Соглашение по купле-продаже права. Первый автор лишается всех прав на свой продукт интеллектуальной собственности. За это он получает материальное вознаграждение в заранее оговоренном объеме.
3. Открытая лицензия. Все люди, проявляющие интерес к конкретному объекту интеллектуальной собственности, вправе использовать его, не получая какого-либо разрешения. Но при этом каждый из них обязуется соблюдать установленные условия лицензии.
4. Публичное предложение о процедуре передачи прав. На этапе составления заявления на патент автор выдвигает предложение заключить соглашение с первым человеком, который обратиться к нему с этой целью. Если автор получит отказ в регистрации патента, то условия и обязательства публичного предложения становятся недействительными.

В реальности самые распространенные варианты передачи прав на объекты интеллектуальной собственности – это лицензионный договор либо договор отчуждения. Более подробно они рассматриваются далее.

Какие есть виды лицензионных договоров?

Согласно статье 1236 Гражданского кодекса, выделяется 2 вида лицензионных договоров:

• Простая (неисключительная) лицензия. Она предоставляет право лицензиату использовать интеллектуальную собственность, а у лицензиара остается право выдачи лицензий другим заинтересованным лицам. Такая модель выгодна в первую очередь правообладателю, так как она позволяет получать прибыль из нескольких источников.
• Исключительная лицензия, по которой лицензиат также получает права на использование интеллектуальной собственности, но лицензиар лишается возможности выдавать лицензию другим лицам. Эта схема дает преимущество лицензиату – он получает гарантию того, что у него не будет конкурентов. Но после того, как действие лицензии закончится, лицензиар вновь может полностью распоряжаться своей собственностью.

В лицензионном договоре лицензиату может быть предоставлена возможность передачи прав третьему лицу, если лицензиар выдаст письменное согласие. Такое согласие может быть включено в основную лицензию или выдаваться отдельно, на конкретный сублицензионный договор. Права от лицензиата передаются в объеме, не превышающим условия основного договора с лицензиаром. Срок действия сублицензионного договора также не может быть больше.

Какие условия лицензии являются обязательными?

Существенными условиями лицензионного соглашения являются:

• Предмет договора (название интеллектуальной собственности, номер государственной регистрации). К договору могут прикладываться перечни технической документации; показатели продукции по лицензии, а также другие документы.
• Сфера применения предмета лицензии, то есть те способы, которые лицензиар разрешает лицензиату. Например, воспроизведение авторского произведения на бумажном носителе, маркировка товара и упаковки товарным знаком, публичное исполнение песни и другие. Их отсутствие в перечне условий не означает, что правообладатель разрешает такое использование. Это будет квалифицироваться судом как нарушение исключительных прав.
• Определение цены лицензии и порядка выплаты вознаграждения является обязательным условием юридической действительности договора. Пункт 5.1 ст. 1235 ГК РФ запрещает безвозмездную передачу прав между коммерческими организациями. Для граждан безвозмездная передача допускается, но это должно быть прямо указано в договоре.

К факультативным условиям лицензии относятся:

• Условия о территории действия договора. Она может ограничиваться определенным субъектом РФ или регионом. Если в договоре нет никаких указаний, то право предоставляется на всей территории России.
• Срок действия лицензии. Если в лицензионном договоре отсутствует договоренность о сроках, то он будет действовать в течение 5 лет с момента заключения. Так как свидетельства на товарные знаки выдаются на 10 лет, а патенты – на срок от 5 до 20 лет, то срок, на который получена лицензия, не должен выходить за эти рамки.
• Другие ограничительные условия, например, фиксация лицензиаром цены перепродажи товара, осуществление контроля качества производства.

Переход и предоставление исключительных прав без предоставления договора в Роспатент

Исключительные права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации могут перейти к другим лицам и без предоставления в Роспатент договора с правообладателем.

Порядок регистрации регулируется административным регламентом Роспатента. Для государственной регистрации перехода исключительного права (отчуждение) или предоставления исключительных прав (лицензии) на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания заявителем представляются:

1. Заявление, оформленное на русском языке по форме уставного образца, подписанное двумя сторонами. В данном заявлении должны содержаться:

• Сведения о заявителе (полное наименование юридического лица или же Ф.И.О. физического лица, место нахождения/место жительства), адрес для переписки по заявлению, иные контактные данные; номер документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (номер патента, свидетельства на товарный знак и т.п.)
• Сведения о правообладателе; сведения о лице (лицах), которым перешло исключительное право; при наличии представителя – сведения о представителе

1. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя, при подаче заявления через представителя заявителя
2. Документ, подтверждающий согласие субъектов персональных данных, указанных в заявлении, на обработку персональных данных этих лиц
3. Для ряда случаев Заявление может быть подписано одной стороной, тогда к нему обязательно прилагается документ, подтверждающий переход исключительного права без договора:

• в случае разделения юридического лица либо при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц — выписка из передаточного акта, касающаяся перехода исключительного права на РИД
• в случае обращения взыскания на имущество правообладателя — протокол о результатах открытых торгов о передаче исключительного права (за исключением наименования места происхождения товара) и (или) акт приема-передачи, касающийся перехода исключительного права на РИД
• в случае смерти правообладателя — свидетельство о праве на наследство исключительного права на РИД

1. Согласие на обработку персональных данных
2. Квитанции об уплаченных государственных пошлинах

Документы, необходимые для регистрации договора отчуждения

Для регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак требуется представить в Роспатент следующие документы:

• заявление о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак
• в случае подачи заявления одной из сторон договора, к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
  — подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом
  — удостоверенная нотариусом выписка из договора
• договор
• квитанция об уплате государственной пошлины
• доверенность, если заявитель действует через представителя

Размер пошлины составляет: 13 500 рублей (9 450 рублей, с учетом скидки 30%) за один товарный знак + 11 500 рублей (8 050 рублей, с учетом скидки 30%)за каждый товарный знак свыше одного, включенный в договор (подпункт 3.12 приложения № 1 к Положению о патентных и иных пошлинах).

Роспатент проверяет договор на соответствие требованиям законодательства и при отсутствии замечаний вносит в сведения о правообладателе изменения.

К существенным условиям договора об отчуждении исключительного права относятся:

1. Предмет договора. Предмет договора должен включать указание на объект авторского права, а также условие о том, что исключительное право на этот объект передается приобретателю в полном объеме. В случае отсутствия последней части договор может быть квалифицирован судом как лицензионный договор, что влечет совершенно другие юридические последствия.Если предмет договора об отчуждении исключительного права относится к зарегистрированной программе для ЭВМ или базе данных, следует указать реквизиты свидетельства о государственной регистрации.
2. Цена (вознаграждение правообладателя). По общему правилу, договор об отчуждении исключительного права на произведение является возмездным. Однако стороны могут согласовать безвозмездную передачу исключительного права. Цена определяется по соглашению сторон. В договоре об отчуждении исключительного права цена, как правило, представляет единовременный платеж или несколько платежей в рассрочку.

Понятие договора об отчуждении исключительных прав

Гражданское законодательство дает определение рассматриваемого договора путем перечисления его основных признаков в статье 1234 ГК РФ.

1. По данному соглашению передаются исключительные правомочия на результаты интеллектуального труда/деятельности (сокращенно — РИД) и средства индивидуализации (сокращенно — СИ) предпринимателей.
2. Права может передать только их правообладатель.
3. Исключительные права передаются в полном объеме и навсегда. Другими словами, после заключения сделки приобретатель становится новым обладателем исключительных правомочий на интеллектуальную собственность и может распоряжаться ими так, как посчитает нужным.

Последний признак отличает рассматриваемую правовую конструкцию от лицензионного договора, который подразумевает частичную передачу прав на объекты интеллектуальной собственности.

В лицензионном договоре оговаривается, в каких пределах приобретателю (лицензиату) можно использовать результаты интеллектуального труда или средства индивидуализации.

Ограничения могут касаться не только объема правомочий, но и географии, периода использования исключительного права и др.

Договор об отчуждении исключительного права, регистрация договора уступки

По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает принадлежащее ему право на результат интеллектуальной деятельности (изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу ЭВМ, произведение и другое) или на средство индивидуализации (товарные знаки, знак обслуживания, коммерческое обозначение) в полном объеме третьей стороне. Такие сделки также называют продажей патентов или товарных знаков.

Обратите внимание, что не допускается отчуждение исключительного права на фирменное наименование и на наименование места происхождения товаров. К тому же, ограничения установлены в отношении возможности отчуждения права на товарный знак и на коммерческое обозначение.

Так, отчуждение не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Отчуждение же коммерческого обозначения возможно только в случае, если новому правообладателю переходит предприятие, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

В определенных ситуациях на объект интеллектуальной собственности, также как и любое имущество, могут быть наложены обременения. Так, например, все большее распространение приобретает залог исключительных прав на патенты и товарные знаки. Наложенное обременение может значительно ограничить или вовсе блокировать возможность использования приобретенного объекта.

Также на практике встречаются случаи, когда соглашения подписывают лица, обладающие ограниченными полномочиями, не включающими возможность единоличного согласования сделки.

Так, например, важно знать, что если правообладателями патента является несколько лиц и между группой правообладателей не заключено соглашение о передаче права одному из правообладателей, подписание соглашения о переходе прав должны заверить все правообладатели.

В этой ситуации, даже если сделка пройдет регистрацию, впоследствии она может быть оспорена теми правообладателями, права которых были нарушены.

Для того чтобы избежать возникновения непредвиденных ситуаций после приобретения права по договору отчуждения, нужно заранее проверить как наличие обременений, наложенных на передаваемый объект, так и полномочия лица или лиц, которые будут визировать сделку.

Наше патентное бюро проводит тщательную проверку чистоты передаваемого объекта, а также широты прав лица, которое отчуждает имущество. Специалисты бюро будут рады помочь вам в подготовке к сделке.

Обязательна государственная регистрация для договоров по которым происходит отчуждение зарегистрированных в ФИПС объектов

Помните, что приобретение права на объект по договору отчуждения не обеспечивает возможность «монопольного» распоряжения, так как первоначальный правообладатель мог заключить договоры франшизы и лицензионные договоры, действие которых до окончания предусмотренного срока, перейдет к новому правообладателю.

После надлежащего оформления договора отчуждения и начала его действия, новый правообладатель получает возможность полноценно использовать объект интеллектуальной собственности и распоряжаться им, в том числе:

• использовать объект незапрещенным способом;
• заключать лицензионные договоры и договоры франчайзинга;
• отчуждать объект;
• передавать имущественные права в качестве залога;
• передавать права на объект с помощью правопреемства или по наследству (в зависимости от вида объекта и правообладателя).

Право на товарный знак может быть уступлено правообладателем третьему лицу.

Понятие исключительного права

Исключительное право, согласно ст. 1226 ГК РФ, является частью интеллектуальных прав, то есть связано с обращением нематериальных благ.

В юридическом аспекте такое право дает возможность (или правомочие) правообладателю иметь абсолютное преимущество над объектом РИД в рамках, очерченных законом. Под абсолютным управлением в данном случае подразумевается независимость от других участников гражданского оборота.

Для того, чтобы объекты интеллектуальных прав получили защиту, необходима их государственная регистрация (в ФГБУ «ФИПС», ФГБУ «Госсорткомиссия»). В ГК РФ оговаривается единственное исключение для коммерческих обозначений, права на которые возникают с момента их фактического использования в гражданском обороте.

Кроме того, государственному контролю подлежат операции по переходу исключительных прав на товарные знаки, патенты, программы для ЭВМ, как на основании договора, так и в порядке наследования (или на основании судебного решения), а также изменение информации о наименовании юридического лица, имени физического лица, места нахождения или жительства, адреса для переписки. В противном случае передача прав признается ничтожной.

Похожие записи:

• Сколько раз в месяц выплачивают пособие по безработице в центре занятости
• Правильная расписка о займе денег для суда Беларусь
• Срок подачи и рассмотрения кассационной жалобы по административному делу